如何應對企業上市過程中遭遇的專利侵權訴訟

一、拟上市公司遭遇專利侵權訴訟的特點

從大部分拟上市公司遭遇的專利侵權訴訟來看，此類專利侵權訴訟往往具有起訴方爲直接競争對手、起訴時間爲上市關鍵節點、起訴标的額較大的特點。

1、此類專利侵權訴訟一般由競争對手提起

公牛集團在上市過程中被同爲開關、插座行業經營者的江蘇通領科技有限公司（下稱“江蘇通領科技”）起訴專利侵權。究其原因，一方面，對于特定行業的企業而言，一般隻有同行業的競争對手會擁有本行業相關技術的專利權；另一方面，由于企業成功上市後必然在擴張過程中侵占競争對手的市場份額，故而競争對手往往會在企業上市過程中設置障礙。

2、競争對手往往選擇企業上市的關鍵節點提起訴訟。

競争對手往往不會在企業上市的前期準備階段提起訴訟，因爲時機尚未成熟，此時提起訴訟，拟上市企業有充足的時間應對，競争對手難以取得理想的效果。相反，在上市審核階段提起訴訟，拟上市企業不僅面臨緊迫的應訴時間，還要面對證券監管部門對訴訟的密切關注，這給拟上市企業帶來了雙重壓力。許多企業在此壓力下被迫選擇支付高昂費用，與競争對手和解。

3、此類專利侵權訴訟的标的額較大

在江蘇通領科技對公牛集團提起的專利侵權訴訟中，江蘇通領科技主張的損害賠償金額總計達10億元人民币。競争對手之所以主張較高的損害賠償金額，直接目的是吸引證券監管部門的注意，将企業置于證券監管部門問詢的壓力之下，以達到阻礙企業上市或獲得高額和解費的最終目的。

二、積極應對證券監管部門的問詢

由于證券監管部門非常關注專利侵權訴訟對企業生産經營的影響，并可能據此作出暫緩或終止企業上市進程的決定，拟上市企業首先應當回複證券監管部門關心的問題，具體而言，說明内容可以從以下五個方面着手：

1、産品不存在侵權事實的說明

針對競争對手指訴的侵權問題，拟上市企業需向證券監管部門傳達其産品不侵犯涉案專利權的“事實”。之所以稱之爲“事實”，是因爲企業的不侵權說明應當具有事實依據，企業應當充分核實被訴侵權産品是否全面覆蓋涉案專利權利要求記載的全部技術特征，并盡可能詳細地向證券監管部門呈現技術特征的比對結果，以使證券監管部門能夠直觀地了解被訴侵權産品與涉案專利技術方案的區别。

2、對專利創新程度和穩定性的說明

基于提起訴訟的專利可能存在穩定性的問題，拟上市企業可結合現有技術客觀說明涉案專利不具有創造性和新穎性的原因，特别在原告以實用新型或外觀設計專利權提起訴訟時。

由于實用新型和外觀設計在授權時僅對申請文件進行形式審查和明顯實質性缺陷審查，而不進行實質性審查，因此實用新型專利極有可能在無效宣告請求的審查程序中被認定不具備新穎性和創造性而被宣告無效，外觀設計則有可能被認定跟現有設計或現有設計特征組合相比，沒有明顯區别而被宣告無效。因此，根據現行的專利審查規則，實用新型和外觀設計專利因沒有經過實質審查本身穩定性不強。

3、對被訴侵權産品定位的說明

專利侵權訴訟是否會影響企業的生産經營，首先要看被訴侵權産品是否爲公司的主營産品，各個時間段内該産品在企業的創收占比。如果被訴侵權産品的創收僅占企業總創收的一小部分，且對于企業不具有重要的戰略地位，那麽拟上市企業可以結合财務報表和企業規劃向證券監管部門詳細說明。

實踐中，原告往往有備而來，其一般針對企業的主營産品提起訴訟，此時，拟上市企業可以分析涉案專利技術方案在被訴侵權産品中的占比、專利貢獻率以及其他内容說明訴訟對企業的可能影響。

4、對損害賠償金額畸高的說明

企業在上市過程中遭遇的專利侵權訴訟往往标的額較大，動辄上千萬，甚至上億元，以至于證券監管部門特别關注訴訟是否會影響企業的生産經營。然而多數情況下原告主張損害賠償的依據并不充分，此時拟上市企業需向證券監管部門說明原告的損害賠償主張沒有事實依據，即使企業最終敗訴也僅需支付少量賠償金額，不會對企業的生産經營造成影響。企業要說明的内容至少包含以下兩點：

首先，司法實踐中法院經常适用法定賠償确定賠償金額。專利侵權案件中的損害賠償認定依據包括原告實際損失、被告侵權獲利、許可使用費合理倍數和法定賠償，四者在适用時具有先後次序，許可使用費合理倍數通常因難以證明其真實性而不被采納，實踐中，如果原告在起訴狀中未明确其主張損害賠償的依據，也未提交充分的證據證明其實際損失和企業侵權獲利，那麽其高額損害賠償的主張往往得不到法院的支持，法院如果按照法定賠償計算将确定不高于100萬元的賠償金額。

其次，法院即便不适用法定賠償，也會以合理的計算依據确定最終的損害賠償額。無論是按照原告實際損失、還是被告侵權獲利的方式确定賠償額，法院均需要綜合考慮産品銷售量、利潤、涉案專利的利潤貢獻率等因素。

5、實際控制人出具承諾函

爲了進一步打消證監會的顧慮，推進上市進程，拟上市企業的實際控制人可以出具承諾函，承諾由其個人承擔本次訴訟帶來的全部損失。例如，石英股份在上市過程中遭遇競争對手提起的專利侵權訴訟，上市進程因此暫緩，針對該情況，石英股份的實際控制人出具了書面承諾函，承諾其将承擔公司因敗訴帶來的任何侵權賠償金、訴訟費用或公司遭受的損失。

綜上所述，拟上市企業遭遇競争對手提起的專利侵權訴訟後，應當盡快核實被訴侵權産品的産品定位，分析涉案專利的創新程度和穩定性，結合訴訟程序中的不侵權抗辯、損害賠償金額畸高抗辯等抗辯事由向監管機關詳細說明，必要時可由實際控制人出具承諾函，證明訴訟不會對企業的生産經營造成影響，也不構成企業上市的實質性法律障礙。

三、針對涉案專利提起無效宣告請求

根據國内某知識産權代理公司發布的《2008-2018年度中國專利無效案件統計分析報告》，其統計的30178篇專利無效決定中，有50.4%的專利被完全無效，超過10%的專利被部分無效。可見，在專利無效宣告程序中有一半以上的專利被無效，無效的比例較高。因此，拟上市企業在遭受專利侵權訴訟後應當及時針對涉案專利提起無效宣告請求，一旦涉案專利被宣告無效，原告起訴拟上市企業的權利基礎即不複存在，該訴訟程序也随之終結。實踐中，提起無效程序需注意以下三個問題：

1、區分原告提起的權利類型

拟上市企業應當關注原告起訴依據的專利是否爲實用新型或外觀設計。正如上文所述，實用新型或外觀設計的授權未經過實質審查，權利較發明更不穩定，被無效的可能性更高。

如在安瀚科技上市過程中，競争對手依據兩項發明和六項實用新型專利對安瀚科技提起專利侵權訴訟，安瀚科技對前述專利提起無效宣告請求，最終成功将六項實用新型專利全部無效。

即便涉案專利是發明專利，拟上市企業也可以提起專利無效宣告請求，發明專利被無效的情況也普遍存在。由于審查員在對發明專利進行實質審查時不可避免地存在檢索遺漏的情況，授權發明專利也有一定的被宣告無效的可能性。

例如，公牛集團在上市期間遭遇江蘇通領科技依據發明專利提起的一件專利侵權訴訟，訴訟标的額近5億元，而公牛集團成功将該發明專利無效，爲其上市之路掃除重大障礙。

2、關注原告是否構成在先使用公開

拟上市企業應當重點關注原告是否在涉案專利申請日前公開了涉案專利對應的産品，如果由于該産品的公開導緻涉案專利技術方案在涉案專利申請日前已處于公衆可獲知的狀态，涉案專利就無法滿足新穎性的要求。值得注意的是，由于産品存在被改裝和零件更換的可能性，對此類證據的真實性、合法性判斷标準也比較高，拟上市企業在固定證據的過程中應當注意證據鏈的完整性。

3、盡早提起無效宣告申請

無論是訴訟程序還是無效宣告程序都具有較長的審查期，而企業上市過程可以說争分奪秒，越早提起無效宣告請求就可能越早成功無效涉案專利，或者越早給原告帶來壓力以促成和解。根據無效程序的規定，在提起無效宣告請求後，企業還有一個月的補充無效請求和證據時間，因此企業可以先行提起無效宣告請求，在一個月期間内再補充請求理由和證據。

四、積極應對專利侵權訴訟程序

拟上市企業在答複了證券監管部門關心的問題後，還需要解決實際存在的争議，積極應對專利侵權訴訟。一方面，專利侵權訴訟本身存在事實和證據的認定，需要制定完備的訴訟策略；另一方面，做好充分的訴訟對抗準備也有利于拟上市企業在與原告的談判中占據優勢地位。具體而言，拟上市公司在訴訟程序中的應對包括以下五個方面：

1、不侵權抗辯

拟上市企業在收到起訴狀和相應證據後，應當立即對被訴侵權産品進行技術排查，核實該産品是否落入涉案專利的保護範圍。該程序中提交的不侵權抗辯意見應當更爲完整和具體，最好由知識産權律師出具專業的意見分析，有助于法院采納企業的觀點和證據。

2、在先使用抗辯

根據我國《專利法》的規定，在專利申請日前已經制造相同産品、使用相同方法或者已經做好制造、使用的必要準備，并且僅在原有範圍内繼續制造、使用的，不構成專利侵權。如果拟上市企業發現自己在涉案專利的申請日前就已經制造相同産品、使用相同方法或做好必要準備的，可以在先使用爲由進行抗辯。

爲證明自己在先使用該技術，拟上市企業可以提交的關鍵證據包括但不限于企業的研發記錄、研發圖紙、研發報告等過程性文件以及産品生産記錄、産品追溯系統等記錄性文件。

3、現有技術或現有設計抗辯

根據我國《專利法》的規定，在專利侵權糾紛中，被訴侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于涉案專利申請日以前在國内外爲公衆所知的技術或設計的，不構成侵犯專利權。

現有技術或設計的載體包括出版物和實物，除了檢索公開出版物、排查實物以外，拟上市企業應當重點關注原告是否在涉案專利申請日前不慎公開了相關産品，實踐中存在不少企業在申請專利前對外銷售産品導緻專利技術方案在申請日前被公開的例子。

4、合法來源抗辯

我國《專利法》還規定，如果能夠證明被訴侵權産品具有合法來源的，被訴侵權人不承擔賠償責任。合法來源一般指合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業取得方式，這就要求拟上市企業提供符合規定的合同、發票等證明材料。實踐中可能存在的情況是涉案專利僅涵蓋了被訴侵權産品的某一部件，而該部件是拟上市企業從外部合法采購，拟上市公司僅爲使用方，不應承擔停止侵權及損害賠償責任。

5、損害賠償抗辯

與向證券監管部門提交的說明相同，拟上市企業需要從産品實際銷量、營業利潤、涉案專利的利潤貢獻率等方面進行損害賠償抗辯，以盡可能減少企業損失。
綜上所述，拟上市企業在訴訟程序中可以從不侵權抗辯、在先使用抗辯、現有技術或現有設計抗辯、合法來源抗辯、損害賠償抗辯等多方面積極應對，力争獲得較好的訴訟結果。

五、主動提起反制訴訟

在面對競争對手的高額專利侵權訴訟時，拟上市企業還可以考慮通過反制訴訟的方式給競争對手施加壓力，以争取和對方盡快解決糾紛。

1、提起新的專利侵權訴訟
拟上市企業可以針對對方産品提起專利侵權反制訴訟。在競争對手提起專利侵權訴訟後，拟上市企業也應當關注競争對手的技術和産品，排查對方産品是否可能落入己方的專利權保護範圍。一旦發現競争對手可能侵權，企業同樣可以針對競争對手提起專利侵權訴訟。

需要注意的是，在提起專利侵權訴訟之前，拟上市企業應當充分論證分析己方專利權的穩定性，評估專利權被無效的可能性。正如前文所述，專利被無效的情況普遍存在，如果拟上市企業依據不穩定的專利權對競争對手提起訴訟，很可能導緻自己的專利被宣告無效，使企業失去一項專利資産，給上市帶來不利影響。

2、主張競争對手惡意訴訟

除專利侵權訴訟外，拟上市企業可以主張競争對手惡意訴訟，并針對競争對手提起“因惡意提起知識産權訴訟損害責任糾紛”訴訟。“因惡意提起知識産權訴訟損害責任糾紛”爲最高人民法院2011年修改《民事訴訟案由規定》時在“知識産權權屬、侵權糾紛”項下增加的案由，用以打擊濫用知識産權的行爲。而競争對手在企業上市進程中提起的專利侵權訴訟，究其性質，很可能構成惡意訴訟。

惡意訴訟，通常是指當事人以獲取非法或不正當利益爲目的而故意提起一個在事實和法律上的無根據之訴，并緻使相對人在訴訟中遭受損失的行爲。認定的重點和難點在于提出請求的一方當事人的主觀惡意。就專利侵權訴訟而言，僅僅依據原告涉案專利權不穩定、原告主張的損害賠償金額過高等單個因素并不足以認定原告提起專利侵權訴訟具有主觀惡意，必須結合當事人的具體行爲及其相關請求等因素綜合判斷。

在北京遠東水泥制品有限責任公司（“遠東水泥公司”）與北京四方如鋼混凝土制品有限公司（“四方如鋼公司”）因惡意提起知識産權訴訟損害責任糾紛案中，法院認爲四方如鋼公司在無效宣告請求程序中主動放棄了涉案專利中的方法權利要求，又就此向遠東水泥公司主張方法專利侵權，顯然缺乏權利基礎；且四方如鋼公司以内部人員流動爲由解釋其不知曉無效宣告程序中的權利要求修改，難以令人信服，最終法院認定四方如鋼公司提起專利侵權訴訟具有主觀上的惡意。

無獨有偶，在深圳市喬安科技有限公司（“喬安公司”）與上海凱聰電子科技有限公司、張某某因惡意提起知識産權訴訟損害責任糾紛案中，法院基于三方面的因素認定張某某具有主觀惡意。一是張某某提起專利侵權的依據是未經實質審查的外觀設計專利，且其明知該外觀設計已在專利申請前公開，屬于明知其訴請缺乏法律依據或事實根據的情形；二是張某某在該專利侵權案中索賠高達1000萬元，明顯超出了外觀設計專利對産品利潤的貢獻，足見張某某有維權以外的目的；三是張某某在外觀設計專利權不穩定，無法确定能否勝訴的情況下，申請凍結喬安公司資金1000萬元，給喬安公司造成了不必要的損失。綜合以上因素，法院認定張某某提起該訴訟具有損害喬安公司利益的主觀惡意。

六、主動提出和解

實踐中也存在拟上市企業經過技術特征比對後，發現自己的确侵犯了原告的專利權，且對方專利權也比較穩定的情況。基于上市進程的考慮，拟上市企業可以避其鋒芒，主動提出和解談判，争取盡可能以最低的代價達成和解。但與此同時，拟上市企業仍需做好應對專利侵權訴訟和提起無效宣告請求的準備，避免和解不成又延誤時機，陷入更加被動的局面。

綜上所述，拟上市企業在遭遇專利侵權訴訟後，應當盡快将被訴侵權産品和涉案專利進行技術特征比對，并向監管機關說明本次訴訟不會對企業的持續經營能力造成影響。同時，企業應當做好應對訴訟的準備，針對涉案專利提起無效宣告請求，必要時提起反制訴訟，以争取雙方談判和解，妥善解決專利侵權訴訟，保證企業順利上市。