惡意搶注他人商标，司法不予支持

作者：張 濤  嘉興市中級人民法院知識産權審判庭

裁判要旨

一、個體工商戶的法律人格與經營者高度重合，如果個體工商戶經營者開辦了不同的店鋪，各店鋪經營産生的商譽均可以歸于經營者個人。盡管商業登記上字号不相同，在後開辦的店鋪仍可以援用在先經營店鋪所使用的商标作爲商标先用權抗辯的基礎。

二、惡意搶注他人商标，有違誠實信用的市場競争規則，即使持有商标注冊證書，也并不能改變其違法取得的本質，司法也不應予以支持。

推薦理由

由于我國商标法實行申請在先注冊原則，即對于同一種或者類似商品上的相同或近似商标，誰先申請，誰先獲得商标局的商标注冊申請，相應地，商标局會駁回在後申請。實踐中，出現了很多惡意搶注他人商标的行爲，商标搶注人以此要挾商标使用人的情況屢見不鮮。根據媒體報道，近年嘉興市餐飲行業曾出現自己多年使用的商标未及時注冊，被他人搶注，經營者無奈更改店名的情況。2013年新商标修訂時，特别增加了禁止惡意搶注、先用權抗辯等内容。然而，對于先用權抗辯，商标法僅有一款規定（第五十九條第三款），規定相對比較簡單。對于自然人開辦不同個體工商戶的情況下，在後個體工商戶可否援引在先個體工商戶的同一商标作爲其在先使用抗辯的基礎，《商标法》并沒有明确規定，本案涉及的就是此類情形。而且，本案主張先用權抗辯的該個體戶所援引的店鋪與其還位于不同的縣市，則被告的商标使用是否屬于“原使用範圍内”實踐中亦有不同觀點。

本案生效判決從遏制惡意搶注，保護誠信經營的角度出發，認定盡管商業登記上字号不相同，在後開辦的店鋪仍可以援用在先經營店鋪所使用的商标作爲商标先用權抗辯的基礎。地域不同，在一定條件下，也構成商标法先用權抗辯的“原使用範圍”。從而駁回了原告（搶注者）的全部訴訟請求。爲維持原有的秩序，判決還特别指出原告有違誠信，并允許被告繼續使用原商标，并無需附加區别标識。

本案判決并未拘泥于法條機械辦案，而是從法律規定的精神出發，能動适用商标法的先用權抗辯條款，通過判決澄清了商标實踐中老百姓的認識誤區，有利于大力弘揚誠信經營的社會主義核心價值觀，取得了較好的社會效果。一審判決宣判後，雙方均服判，未提起上訴，本案已經生效。

案情介紹

2015年1月12日，胡某在浙江省嘉善縣申請開辦被告嘉善縣羅星街道禦王彙足浴會所，同年3月2日，被告獲準注冊成立。

2015年5月13日，原告平湖市丸美子貿易有限公司申請了第16934716号“禦皇彙”注冊商标（見附圖一），核定服務類别爲美容院、按摩、桑拿浴服務等。

案外人平湖市禦皇彙足浴會所成立于2012年8月3日，經營者也爲胡某，該會所使用與被告相同的“禦皇匯”标識（見附圖二）。

原告成立于2012年3月16日，爲一人有限公司，股東和法定代表人均爲張某，經營範圍包括銷售服裝、箱包、鞋帽、家居用品、床上用品，2015年後處于歇業狀态。張某曾于2013年8月18日在平湖市禦皇彙足浴會所辦理了會員卡，其後多次在該店消費，并20餘次對該卡進行充值，金額3萬餘元。

原告認爲被告嘉善縣羅星街道禦王彙足浴會所使用“禦皇匯”标識（見附圖三）侵犯了其“禦皇彙”商标權，故提起訴訟。

裁判内容

嘉興市中級人民法院審理認爲，被告将“禦皇匯”使用在足浴店對外經營活動中，從其具體使用方式看顯然具備區别服務來源的作用，因此“禦皇匯”屬于未注冊商标的範疇。從漢語讀音及中文文字上看，“禦皇匯”與“禦皇彙”讀音相同，僅在“彙”字存在繁、簡字體之區别，二者在構成要素上屬于近似商标。被告“禦皇匯”商标所使用的足浴店服務類别與原告“禦皇彙”注冊商标核定使用的桑拿浴服務屬于類似服務。故判斷被告是否構成商标侵權的關鍵在于被告所主張的先用權抗辯是否成立。

《中華人民共和國商标法》第五十九條第三款規定，“商标注冊人申請商标注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商标注冊人使用與注冊商标相同或者近似并有一定影響的商标的，注冊商标專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍内繼續使用該商标，但可以要求其附加适當區别标識。”據此，被告主張商标先用權抗辯成立應滿足以下幾個條件：1.被訴侵權行爲人主張的在先使用行爲應早于注冊商标的申請日；2. 被訴侵權行爲人在先使用的标識經過使用産生了一定影響；3. 被訴侵權行爲人在原有範圍内使用相關标識。就本案而言：首先，被告的開辦者胡某早在2012年便開辦了平湖市禦皇彙足浴會所，該店以“禦皇彙”作爲個體工商戶名稱的主要識别部分，且在實際經營過程中持續使用了“禦皇匯”标識。因平湖市禦皇彙足浴會所及被告均爲個體工商戶，其法律人格與經營者胡某高度重合，平湖市禦皇彙足浴會所經營中使用“禦皇匯”标識産生的權利最終歸屬于胡某。因此，平湖市禦皇彙足浴會所早于原告商标申請日在先使用“禦皇匯”的行爲可以視爲被告的在先使用行爲。另外，被告在獲準工商注冊前已經開始進行店面的裝潢設計，并确定了門店外牆裝潢樣式，包含了目前被告使用的“禦皇匯”字樣。從這一事實出發，也可以認定被告使用“禦皇匯”在先。其次，胡某自2012年開辦平湖市禦皇彙足浴會所以來，在平湖市持續使用“禦皇匯”标識，至今已經接近5年時間，故可以認定“禦皇匯”已經具有有一定的影響。最後，胡某開辦的嘉善縣羅星街道禦王彙足浴會所在原告涉案商标注冊後，其使用“禦皇匯”的方式并沒有改變。綜上，可以認定被告提出的先用權抗辯成立，被告在足浴店外牆及店内物品使用“禦皇匯”标識不構成侵權。

嘉興中院遂于2017年7月10日判決駁回了原告的全部訴訟請求。

判決還特别指出，商标法所要保護的不是注冊商标标識本身，而是注冊商标的識别與區分商品、服務來源的功能。本案被告使用“禦皇匯”标識，有合法的使用淵源，主觀上顯然沒有攀附原告商标的故意；從客觀方面看，原告注冊涉案商标後從未實際使用過，被告使用“禦皇匯”标識顯然也不會造成相關公衆的混淆與誤認。反觀本案原告，其法定代表人張某多次在平湖市禦皇彙足浴會所消費，明知“禦皇匯”屬于他人使用在先的商業标識，在注冊 “禦皇彙”商标後，不僅從未實際使用該商标，還針對他人合法使用“禦皇匯”标識提起民事訴訟，有違誠實信用原則，不應得到支持。鑒于被告使用“禦皇匯”标識不會造成與原告注冊商标的混淆，今後被告可繼續使用“禦皇匯”标識，無需附加區别标識。

一審宣判後，雙方均未上訴。判決已經發生法律效力。

評析

商标的先用權抗辯是2013年修訂商标法時爲平衡商标在先使用人和注冊商标專用權人之間的利益而新增的内容。《中華人民共和國商标法》第五十九條第三款規定，“商标注冊人申請商标注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商标注冊人使用與注冊商标相同或者近似并有一定影響的商标的，注冊商标專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍内繼續使用該商标，但可以要求其附加适當區别标識。” 法條僅有此一款，規定相對比較簡單，實踐中存在一些模糊的認識。本文将結合案例就商标先用權相關問題作一探讨。

一、案外人平湖市禦皇彙足浴會所的商标使用行爲可否視爲本案被告在先商标使用

根據商标法的規定，被告主張商标先用權的，應當舉證證明其在原告注冊“禦皇彙”商标前已經使用了“禦皇匯”标識。有意見認爲，被告嘉善縣羅星街道禦王彙足浴會所與案外人平湖市禦皇彙足浴會所分别經過工商登記成立，字号不同，經營地址位于不同的縣，屬于不同的主體，即使經營者相同，也不能認爲被告在先使用了“禦皇匯”标識。筆者認爲，盡管根據《最高人民法院關于使用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第五十九條規定，原告起訴時對有字号的個體工商戶應以營業執照上登記的字号爲當事人，但這一規定僅僅是對個體工商戶起訴的程序性規定，該條後半段規定“應同時注明該字号經營者的基本信息”，實際強調了個體工商戶權利義務最終由經營者承擔的本質。學術界曾有觀點認爲個體工商戶屬于非法人組織，2017年10月1日實施的《民法總則》關于個體工商戶的第54條規定位于第二章自然人一章，使個體工商戶的性質蓋棺定論。就本案而言，被告的開辦者胡某早在2012年便開辦了平湖市禦皇彙足浴會所，該店以“禦皇彙”作爲個體工商戶名稱的主要識别部分，且在實際經營過程中持續使用了“禦皇匯”标識。因平湖市禦皇彙足浴會所及被告均爲個體工商戶，其法律人格與經營者胡某高度重合，平湖市禦皇彙足浴會所經營中使用“禦皇匯”标識産生的權利最終歸屬于胡某。因此，平湖市禦皇彙足浴會所早于原告商标申請日在先使用“禦皇匯”的行爲可以視爲被告的在先使用行爲。

二、關于“原使用範圍”的理解

商标法對在先使用人的限制是“在原使用範圍内繼續使用該商标”，對于何謂“原使用範圍”并不明确。筆者認爲，“原使用範圍”的基本含義應當包括：在先使用人應在原有的商品或服務類别上繼續使用，不能擴至其他類别；先用權人所使用的商業标識應當維持現狀，不能任意修改，以免産生新的混淆。關于“原使用範圍”是否應當限制爲在原有地域範圍内生産、銷售産品或者提供服務？筆者認爲不宜機械地認爲“原使用範圍”一定限定于原有的縣、市或者省地域範圍内。理由是，電子商務、現代物流業的發達使互聯網時代商品（服務）非常容易流通到區域外，作此限制可控性不強，也有違及鼓勵商品流通的市場原則。爲避免商标先用權人今後無限制地“開疆擴土”，可以結合先用權人是否具有善意加以規制。如果商标注冊人在某一區域使用注冊商标具有一定的知名度，而主張先用權人抗辯的主體在後進入該區域，先用權人故意使用與注冊商标相同字号、顔色、字體的商标，導緻一般消費者混淆的，此時可以判定其具有不正當競争的惡意，應認定先用權抗辯不能成立，以維護正常的市場競争秩序。反之，如果在先使用人主動采取措施規避混淆，則仍可以認定先用權抗辯成立。

三、商标權人要求“附加适當區别标識”的條件

商标法第五十九條第三款規定規定商标注冊人可以要求在先使用人附加适當區别标識。有人解讀認爲隻要商标權人提出要求，先使用人就應附加區别标識。這種理解有失偏頗，根據全國人大常委會法工委編的《中華人民共和國商标法釋義》解讀，該條法律立法的目的在于附加适當區别标識，以免發生混淆，造成消費者誤認。在标識共存時易造成消費者混淆的，法院可以判令在先使用人附加适當區别标識；在無混淆之虞情形下，自然無需要求在先使用人附加适當區别标識。

鑒于被告使用“禦皇匯”标識不會造成與原告注冊商标的混淆，法院認定今後被告可繼續使用“禦皇匯”标識，無需附加區别标識。

四、對于惡意搶注他人商标的行爲，司法應有所作爲

商标是一種智力成果，屬于知識産權的範疇。我國商标法實行申請在先注冊原則，即對于同一種或者類似商品上的相同或近似商标，誰先申請，誰先獲得商标局的商标注冊申請，相應地，商标局會駁回在後申請。實踐中，出現了很多惡意搶注他人商标的行爲，商标搶注人以此要挾商标使用人的情況屢見不鮮。根據媒體報道，近年我市餐飲行業曾出現自己多年使用的商标未及時注冊，被他人搶注，經營者無奈更改店名的情況。本案涉及的即使此類糾紛。由于商标法專業性較強，普通大衆了解較少。當自己的商标被他人搶注，被搶注者“找上門”後，經營者往往認爲對方有商标注冊證，自己的商标沒有注冊，今後将不能繼續使用了。這是認識的誤區。2013年新商标修訂時，特别增加了禁止惡意搶注、先用權抗辯等内容。對此，司法應給與充分的關注，能動适用上述規定有利于弘揚誠實信用的市場規則。

鑒于搶注他人具有一定影響的商标本身是一種投機行爲，有違誠實信用的市場競争規則，司法不應予以支持。而對于誠信經營的商戶，其通過合法經營産生的權益，司法旗幟鮮明應予保護。因此，本案生效判決還特别明确指出，商标法所要保護的不是注冊商标标識本身，而是注冊商标的識别與區分商品、服務來源的功能。本案被告使用“禦皇匯”标識，有合法的使用淵源，主觀上顯然沒有攀附原告商标的故意；從客觀方面看，原告注冊涉案商标後從未實際使用過，被告使用“禦皇匯”标識顯然也不會造成相關公衆的混淆與誤認。反觀本案原告，其法定代表人張某多次在平湖市禦皇彙足浴會所消費，明知“禦皇匯”屬于他人使用在先的商業标識，在注冊 “禦皇彙”商标後，不僅從未實際使用該商标，還針對他人合法使用“禦皇匯”标識提起民事訴訟，有違誠實信用原則，不應得到支持。

盡管商标法沒有明确自然人開辦不同個體工商戶的情況下，在後個體工商戶可否援引在先個體工商戶的同一商标作爲其在先使用抗辯的基礎，本案判決并未拘泥于法條機械辦案，而是從法律規定的精神出發，能動适用商标法的先用權抗辯條款，通過判決澄清了商标實踐中老百姓的認識誤區，有利于大力弘揚誠信經營的社會主義核心價值觀，取得了較好的社會效果。