計算機程序可專利性之兩步測試法述評

兩步測試法[1]又稱“Mayo/Alice測試法”或“Alice測試法”，是美國聯邦最高法院在抽象概念例外原則的基礎上，基于Mayo案[2] 和Alice案[3] 兩案判決總結出的、用以完善專利客體适格性評判标準的一套方法。整體上看，抽象概念例外原則與兩步測試法結合在一起，才是美國司法實踐中用以檢驗客體适格性的完整評判方法。這套方法本質上是以美國《專利法》第101條規定的“實用性”要求爲基礎，針對個案情形作出評判。從相關判例的論證過程來看，這種實用性要求大緻包含具體實用性和技術性兩層含義。此外，在書面描述要求層面，這種實用性還包含充分公開要求。

兩步測試法與抽象概念例外原則

Benson案[4]是美國聯邦最高法院審理的第一起涉及計算機相關發明的判例，此案确立的許多規則已成爲美國司法實踐中審理計算機相關發明客體适格性的一般準則[5] 。在Benson案中，美國聯邦最高法院對美國司法實踐中的相關經典判例進行了總結，就方法的客體适格性提煉出很多觀點。但就本案所認定的數學公式和算法而言，美國聯邦最高法院僅僅将所得結論的基礎延及一個基本原則，即 ：科學真理或其數學表達不可被授予專利權，但基于對科學真理的認知而創造出的新穎且實用的結構可被授予專利權。[6]此即抽象概念例外原則的初步表達形式。兩步測試法是抽象概念例外原則的延續，這從其第一步要确定“權利要求是否指向自然法則、 自然現象以及抽象概念”即可看出。

從某種意義上說，抽象概念例外原則是美國版權法劃分“思想觀念”與“表達”邏輯的翻版。[7]詳細内容體現在漢德法官所審理Nichols案中[8] 。該案中，漢德法官就版權的“非字面相似性”提出了“抽象層次測試法”（levels of abstract test），其核心内容是将“思想觀念”與“表達”分置于一個金字塔兩端，思想觀念所在端代表抽象，表達所在端代表具體。以戲劇爲例，細節描述詳略是劃分抽象與具體的參考依據。借用這一邏輯模式，漢德法官将原告和被告的作品通過一系列抽象過程提煉成不同層級，然後對相應内容分别進行相似性比較。若相似性發生在靠近抽象層級的思想觀念端，則不存在實質相似 ；若相似性發生在靠近具體層級的表達端，則存在實質相似。[9]

同理，抽象概念例外原則中的“抽象概念”與“應用”也存在劃分抽象與具體層級的參考依據或提煉方式。事實上，兩步測試法的本質就是爲抽象概念例外原則提供參考依據。正是從“參考依據”這個思路來理解，兩步測試法成爲了抽象概念例外原則的延續。因此，對兩步測試法的實用性内涵也應當基于這樣的思路來理解。

兩步測試法的“具體實用性”要求

在Benson案中，美國聯邦最高法院的結論是 ：該案涉及的算法實質上不具備實際應用方式 ；如果确認其專利權，其實際效果就是對算法本身授予了專利權。[10]遵循對技術概念的經驗性認知，美國聯邦最高法院認爲，涉案發明所提出的轉換法應被言明用于火車運行、駕照驗證或法律書籍檢索等任意一種具體用途。但除了被呈現在數字計算機上外，該轉換方法沒有指向人類生産生活中的任何一項具體活動。由此，美國聯邦最高法院從實用性角度認定涉案發明不夠具體，有對數學公式的“先占”之嫌。

本案中，美國聯邦最高法院雖然将計算機軟件與算法等同起來，使軟件被深深烙上抽象概念标簽，但其同時指出，足夠具體的軟件仍然可能具備客體适格性。這就爲“具體實用性”[11]留下了解釋空間。

在Mayo案[12]中，美國聯邦最高法院在論述兩步測試法之前，首先讨論了“抽象概念例外原則”及其解釋的限制性，認爲：

……過于寬泛地解釋這一例外原則可能會吞噬專利法。所有發明在某種程度上都使用、反映、依賴于、應用了或具體化呈現了自然法則、自然現象或抽象概念……不能僅僅因爲方法包含自然法則或數學算法就認定該方法不可被授予專利權。[13]

可見，在探讨兩步測試法時，美國聯邦最高法院依然遵循着“抽象概念例外原則”的主線，同時強調以“應用程度”對其擴大解讀進行限制。也就是說，兩步測試法的基礎就是Benson案中法院提出的“具體實用性”，它理應繼承這種具體實用性要求。美國聯邦最高法院認爲，Benson案的涉案算法應當被限定在具體應用場景中。但囿于案件具體情況以及對計算機軟件認知的淺顯，美國聯邦最高法院并未進一步闡述這種具體實用性的内涵，隻是籠統地聲明，其無意将任何程序都排除在專利之外，也不想将方法專利凍結在舊技術時代。

Diehr案是解讀這種具體實用性要求的重要指引，該案的結論就是根據具體實用性标準得出的。[14]該案中，美國聯邦最高法院認爲，涉案權利要求所尋求的排除效果僅限于阿倫尼烏斯公式同其他步驟結合在一起時的使用方式，這種結合使得權利要求的方法被限定爲一種模制橡膠産品的方法，而非從抽象層面對公式進行完全占有。[15]

乍一看，該标準似乎類似于産業實用性，但其實不然。在Benson案中，涉及到理念讨論的是Morse案[16]。該案的主旨秉承了自19世紀開始廣爲流傳的認知理念—— 技術是科學真理和自然現象的實際應用。基于這樣的理念，科學知識與技術之間有了抽象與具體之分。例如，法拉第發現的電磁感應現象是抽象的，以此現象爲基礎而研制的發電機則是具體的。從這個意義上講，具體實用性标準體現出從應用場景和結果上衡量的具體程度或抽象程度。就Diehr案而言，涉案方法适用于具體的工業應用場景，能夠呈現出物質狀态變換的具體結果，而非僅指向阿倫尼烏斯公式。

兩步測試法的“技術性”要求

在算法被越來越多地用于解決非數值計算過程的今天，單純評判抽象或具體程度，已不适宜指引軟件發明的抽象與具體程度。例如，在Street Bank案[17]中，“毂輻金融服務配置數據處理系統”的抽象數學算法雖然足夠具體，卻不能算是一種技術方案。因此，從專利法所保護的客體應當落入技術範疇這個角度來說，兩步測試法的實用性還需要通過技術性來進一步限定。

在Alice案中，美國聯邦最高法院暗示，方法權利要求如果改進了計算機自身的功能或改進了其他技術領域的技術，就可滿足兩步測試法的要求[18]。“技術性” 正是聯邦巡回上訴法院基于該暗示而逐漸明确的。兩步測試法作爲抽象概念例外原則邏輯框架内的底層步驟，其技術性要求從邏輯上來說是對具體實用性要求的進一步限定。

例 如， 在DDR Holdings案[19]中， 涉 案 發 明 涉 及 電子商務領域。該發明通過外包提供商（out-source provider）服務器生成一張獨立的網頁，供超鏈接轉接。該單獨網頁從視覺上讓浏覽者感覺仍然停留在原來的網頁上，但其所顯示的商品信息卻是第三方網站商品廣告中的商品信息。聯邦巡回上訴法院認爲，該權利要求所産生的結果覆蓋了通常在點擊超鏈接時觸發的例行常規事件序列，未将網站訪問者轉送到與其所點擊的廣告相關聯的第三方網站，而是将主機網站訪問者引流到獨立的混合網頁。

在Bascom案 中， 聯 邦 巡 回 上 訴 法 院 認 爲，DDR  Holdings案所解決的問題不是純商業問題，而是技術問題。[20]具體來說，雖然防止網頁訪問者流量流失是一個商業上亟待解決的問題，但在網絡環境下，使超鏈接這一網絡技術産生非常規事件觸發序列也是一個技術問題。正是從超鏈接觸發序列的技術層面來理解， DDR Holdings案的方法才能被限定在具體範圍内，不會延伸到商業方法領域。

兩步測試法的這種“技術性”要求與歐盟提出的技術性概念又存在區别。簡單來說，兩步測試法的技術性更加注重結果，即技術目的或技術效果。

在Enfish案中，聯邦巡回上訴法院認爲，如果權利要求所記載的方案在效果上能夠對計算機本身的性能作出改善，并且說明書所公開的内容是實質的技術性細節，并非憑借撰寫者技藝而産生的形式内容，則可以直接認定計算機相關發明的專利适格性。[21]而在SRI 案中，聯邦巡回上訴法院認爲，要解決的技術問題可以确定爲 ：識别出黑客或網絡中的潛在入侵者。[22]因此， 權利要求不指向抽象概念，而是使用特定技術解決了計算機網絡中存在的技術問題。

兩步測試法實用性的充分公開要求

兩步測試法針對具體實用性和技術性的審查過程，通常依賴于審判人員針對個案客觀技術事實的考察和分析，其核心内容就是考察說明書和權利要求所記載的内容是否充分公開了相應的技術細節。

就具體實用性要求而言，在确立兩步測試法時，美國聯邦最高法院在Mayo案和Alice案中均對Flook案[23]和Diehr案的案情作了比較分析。美國聯邦最高法院強調 ：Flook案的方法沒有解釋如何選擇公式所使用的變量，權利要求也沒有記載反應過程中與化學方法有關的内容或設置報警或調整報警阈值的手段。[24]相較于 Diehr案，Flook案的方案缺少必要的操作方法說明和細節。也就是說，衡量标準應當與方案的細節公開度有關。當然，這種書面說明所要求的充分公開不同于美國《專利法》第112條第1款，其目的僅要求方案存在一種能夠實施或實現的可能性[25]。從技術性角度看，書面說明的充分公開标準似乎并不明确。

在Enfish案中，涉案發明涉及一種數據結構的新模型，實施例以表格形式表現了各種數據之間的邏輯關系。從物質層面看，實施例表達的内容并非涉案發明在物質世界中的真實形态，這種表現形式僅僅是方案的邏輯表達形式，但合格的程序員可以依據它們編寫代碼。本案的創新點雖然僅涉及邏輯，但聯邦巡回上訴法院認爲，說明書對于傳統數據結構的貶低以及對構成自引用表特征的語言描述，使他們确信完成101條的分析過程未受到撰寫人員技能的誤導。本案的權利要求指向了用于解決軟件技術問題的特定實施方案。因此，把數據結構新舊模型的邏輯關系描述清楚，就足以表明涉案方法滿足技術性要求。

在SRI案中，聯邦巡回上訴法院認爲，支持本案結論的内容是一些技術背景介紹。[26]基于這些背景信息，他們相信，本案的權利要求雖然以相對上位化的程序性語言描述了計算機的運行步驟，但其記載的仍然是用于解決網絡技術領域特定技術問題的技術方案。

在DDR Holdings案中，聯邦巡回上訴法院強調，說明書和權利要求詳細說明了與網絡産生交互的操作方法，從而在點擊超鏈接時産生了不同于常規情形的事件序列。[27]聯邦巡回上訴法院進而認爲，正是這些步驟的細節描述支撐了權利要求具備發明構思的結論。因此，作爲考量實用性要件的關鍵因素，書面描述的内容在個案背景下似乎不具備共性，聯邦巡回上訴法院也未給出明确限定或規定。

就計算機軟件技術的性質來說，計算機軟件的功能性主要體現在算法部分。算法的本質是用于計算數學模型的計算過程，屬于智力活動的産物。算法雖然能夠解釋清楚數學模型的計算過程，但算法本身不直接解決具體技術問題。從算法到具體問題的解決，中間過程涉及許多具體細節，例如外部數據如何獲取等。結合這樣的客觀事實，無論是聯邦最高法院還是聯邦巡回上訴法院，他們的很多論斷不過是想強調，技術方案不能遺漏任何一個能夠在抽象概念與技術效果之間建立起因果關系的必要細節。

從整體論思想來看，算法僅僅是技術創新的一部分，有助于方案實施的所有細節及其關系和協作方式，才是保障實用性足夠具體的關鍵。因此，抽象概念與技術效果之間的因果關系的表達充分，是滿足充分公開要求的關鍵，需要記載的具體細節則依個案而定。從這個意義上看，該技術性也對技術概念保持了相當的開放性。

結論

基本原則是保證專利制度動态發展的根本，美國司法實踐正是基于“實用性”和“充分公開”兩個基本原則确立了兩步測試法，使專利制度适應了21世紀蓬勃發展的計算機軟件技術。

兩步測試法的實用性要求大緻包含兩層内涵 ：第 一層是傳承于抽象概念例外原則的具體實用性，以“技術是科學真理和自然現象的實際應用”這個理念爲基礎而确立，具體實用性要求非常講求應用場景和結果的具體程度 ；第二層是技術性，用以進一步确保專利法保護的客體是技術方案。就後者來說，美國司法實踐所采用的技術性概念更加注重對技術效果或目的的認定。除此之外，兩步測試法的實用性在書面描述層面還存在充分公開要求。這種充分公開的目的在于确保具體實用性和技術性的切實存在，而非确保技術信息的完全披露，其要求說明書和權利要求記載足夠的細節，公開程度以能夠表明抽象概念與技術效果之間存在合理因果關系爲限。

參考文獻

1 在美國先前的司法實踐中，聯邦巡回上訴法院的前身——海關與專利上訴法院（Court of Customs and Patent Appeals）也曾基于其審理的Freeman案、Walter

案以及Abele案三案的判決，總結出一套稱作“兩步測試法”的判定标準，但此套“兩步測試法”早已被棄用。

2 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66 (2012).

3 Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014).

4 Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63 (1972).

5 參見李明德 ：《美國知識産權法》，法律出版社2014年版，第945頁。

6 See Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 67-71 (1972).

7 See, Robert P. Merges, Renjun Bian, Software Patents after CLS Bank: Us-China Comparison, https://www.docin.com/p-1830994886.html&isPay=1, Jan 9,2017, last visited Apr 19, 2023.

8 Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930).

9 參見李明德:《美國知識産權法》，北京 ：法律出版社2014年版,第367-368頁。

10 Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 257 (1972).

11 有學者稱這種“具體實用性”爲“直接實踐性”，參見楊德橋 ：《專利之産業應用性含義的邏輯展開》，《科技進步與對策》2016年第20期，第104頁。

12 Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66 (2012).

13 See Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66, 1293-1294 (2012).

14 參見李明德 ：《美國知識産權法》，北京 ：法律出版社2014年版，第957頁。

15 See Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 191-193 (1981).

16 O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853).

17 State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

18 See Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208, 225 (2014).

19 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

20 See Bascom Glob. Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1351 (Fed. Cir. 2016).

21 See Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, 1339 (Fed. Cir. 2016).

22 See SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 303 (Fed. Cir. 2019).

23 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978).

24 See Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Lab'ys, Inc., 566 U.S. 66, 81 (2012).

25 參見張曉都 ：《專利實質條件》，北京 ：法律出版社2002年版，第19頁。

26 See SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 930 F.3d 1295, 1303-1304 (Fed. Cir.2019).

27 See DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 1258-1259 (Fed.Cir. 2014).